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作为全国闻名的制造业城市，佛山近年来的专利申请和授权量增速均排在全省前列，企业越来越重视通过申请专利来达到保护自身创新成果的目的。但随着专利申请量的增加，专利权权属纠纷亦同样增加，其中离职员工与原单位之间的专利权属是高发类型之一。

从企业的角度而言，特别是对科技创新型的企业，这些行为损害了原企业的知识产权，不利于保护及促进知识创新的同时，还可能会造成企业重大损失；而从员工的角度而言，由自己发明创造的专利，专利权应属于发明人。那么，从法律的角度而言，发明创造的专利权归属会否存在时间上的界定条件？员工离职后隔多久申请的专利属于新公司或员工个人？

本期嘉宾：

陈铭沛 | 广东方图律师事务所执业律师、专利代理师

 

Q：专利权属纠纷中，在涉及职务发明的认定标准方面，应如何确定发明创造是否在员工离职一年内完成？

A：对于涉案专利，法院一般以员工离职的时间来认定。我们用案号：（2018）苏民终1488号来说明一下。【案例基本案情】原单位是一家从事航空手推车的研发和生产的企业，离职原工在原单位工作时担任技术部长，并曾在原单位多份图纸的设计人处签名。该员工于2014年12月1日离职后入职新公司，并于2015年12月28日申请涉案专利。原单位认为涉案专利为该员工在职时的职务发明，专利权属应属于原单位。现单位抗辩涉案专利技术方案是该公司委托第三方设计公司进行设计的，其权属应属于现单位。

该案经二审审理，一、二审法院认为，首先应当确认该专利的发明人身份。根据专利申请文件，涉案专利的唯一发明人为该离职员工。虽然被告抗辩涉案专利技术方案是其委托第三方设计公司设计的，但被告所提交的委托合同存在诸多疑点，且被告无法提供完整的技术方案图纸，因此法院认定涉案专利的发明人为该离职员工。

其次，虽然涉案专利的申请日期是在该员工离职一年以后，但是根据法律规定，发明创造完成之日并非以专利申请之日为准。技术方案的完成时间一般应早于专利申请日，实践中法院为便于审查，常以专利申请日在员工离职1年内作为认定理由从而判定技术方案的实际完成时间也必然在离职1年内。但当事人对该认定方式有争议时，则应当综合案情具体分析技术方案的完成时间。

在本案中，虽然专利申请时间已超过员工离职时间1年，但超过时间不足一个月，而一个发明创造从构思到技术方案的完善再到申请文件的撰写、提交，一般不可能在一个月内完成，而被告又无法提供相应的研发证据或者向专利代理机构提交的专利申请材料，因此推定涉案发明创造是该员工离职一年内作出的，涉案专利的权属应归原单位所有。

 

Q：员工与原单位解除劳动关系后1年后，在任职新单位申请的专利必然属于新单位吗？

A：不一定，需要考虑几方面的因素。如案号：（2019）最高法知民终337号。【案例基本案情】离职员工在原单位担任技术总监一职。在该员工任职期间，原单位的技术顾问完成了一项“高效浊水净化装置”的研发，并于2014年6月将该装置的整套图纸通过邮件方式发送给原单位的董事长。该员工于2016年7月从原单位离职后，入职现单位，并于2018年6月以发明人身份申请涉案专利。原单位认为，涉案专利所使用的技术方案与该单位技术顾问完成的“高效浊水净化装置”实质上相同，因此起诉至法院，请求确认涉案专利权属归原单位所有。本案涉案专利虽然是离职员工离开原单位一年后申请的专利，但最终法院确认定该专利权应当归属原单位所有。

首先，虽然被告公司主张涉案专利与原告公司的“高效浊水净化装置”的图纸存在七处区别，二者属于不同的技术方案。但经过法院一一对比，认定该抗辩理由不能成立，涉案专利的技术方案与原告公司在涉案专利申请前已经拥有的图纸的技术方案无实质性差异。

其次，从该案的证据可知，原告公司的技术顾问具有完成“高效浊水净化装置”的研发能力，是该技术方案的发明人。其在2014年6月通过电子邮件将设计图纸发送给原告公司董事长的行为属于职务行为。离职员工告在入职原告公司后担任技术总监，且曾在多份“浊水净化装置”的文件上签字，应有机会接触到“高效浊水净化装置”的图纸。

在该图纸与涉案专利技术方案实质性相同的情况下，且被告公司无法提交涉案专利的研发资料，也不能提供证据证明其是在原告公司对外销售的浊水净化装置的基础上进行技术改进从而获得涉案专利的技术方案，因此应当认定涉案专利是离职员工将原单位的发明创造以现单位的名义进行申请的专利，其专利权属应当属于原单位所有。 

 

Q：企业所持有的专利权，已经成为衡量企业技术能力最为直观的方式之一。在企业专利权权属的保护，您有何建议？

A：2022年度，佛山专利授权量首次突破10万件，同比增加10.3%，延续了近年高速增长的趋势，侧面反映出企业越来越重视通过申请专利来达到保护自身创新成果的目的。对企业专利权权属的保护，有以下建议：

1、做好企业自身的研发流程与核心研发文件的管理。建议对核心研发文件进行加密管理，避免员工随意获取到企业的研发文件，从而避免员工离职后利用原公司的研发文件申请新的专利。

2、对企业新项目研发过程的相关资料进行归档储存，包括项目的立项资料、研发会议记录、沟通往来邮件以及研发图纸等重要资料。研发过程中涉及资料能在发生侵权纠纷时，作为证据提交给法院，根据过往的案例，案件败诉多数是因为无法提供研发过程或技术方案的合法来源。

3、企业招聘员工时，必须做好背景调查，清楚了解员工在上一家公司离职前的研发方向，尽量避免在研发方向上出现高度重合的可能，尊重友商的知识产权，减少发生纠纷的可能性。 

 

Q：离职员工和新单位应当避免陷入职务发明权属纠纷，一旦陷入纠纷，不但申请的专利很可能保不住，还要付出很大的人力和财力来应对诉讼，非常麻烦。你对离职员工有何建议？

A：对企业员工而言，特别是离职员工，首先建议合理处理好与原东家及新东家之间的研发技术交叉重叠的问题，尽量避免将原东家的技术方案直接应用在新东家的产品上，这种做法非常容易引起知识产权纠纷。其次，需切实做好原东家技术方案的保密工作。离职后，离职员工对原东家的商业秘密负有保密义务，即使没有签订任何协议，都有保密义务。一旦将原东家的技术方案提供给新东家使用，而原东家将这个技术方案作为商业秘密进行保护，就会导致原东家产生经济损失，一旦原东家的经济损失超过30万元，则这名离职员工可能涉嫌侵犯商业秘密罪。

 

 

Q：因为专利有一定期限且必须公开核心内容，如何对商业秘密保护与专利保护进行选择？

A：专利与商业秘密这两种方式都是企业保护技术成功的方法，企业应根据两种保护方式的特点，结合自身情况选择：专利的特点是以公开的方式来换取垄断，因此会有时间上的限制，即专利保护期限，在专利保护期限内，任何单位或者个人，未经专利权人的许可，均不能实施专利所保护的技术方案。一旦过了专利有效期限，专利所保护的技术方案则为人人都可以使用技术。

而商业秘密刚好相反，商业秘密是以不公开来换取无期限的技术成功保护。专利与商业秘密二者的不同之处，是专利公开并且授权后，视为所有人都已知晓专利所保护的技术方案，即使他人通过自主研发研发获得同样的专利技术，都不能实施。商业秘密不公开亦不设保护期限，因此他人通过自主研发获得相同的技术成功，研发者能自由实施技术成果，不受任何限制。

以制药行业为例，市面上的药品在上市前，均会申请专利保护，在已申请专利保护的情况下，其他公司即使通过反向工程获得药品配方，均无法自由生产该药品。而商业秘密最著名的例子是可口可乐的配方，据说在可口可乐面世后，除了可口可乐的三个高层以外，可口可乐的配方一直不为他人所知，假如其他公司通过反向工程研制了可口可乐的配方，可以自由配制一款新的可乐，不受可口可乐公司的限制。

另外，佛山的小家电制造较为有名，而小家电的技术成果多数与产品结构创新有关，但产品的结构创新会随着产品上市而公之于众，大众都可知晓，这种情况下，选择专利保护的方式更为合适；但生产工艺、产品配方之类，较难通过反向工程破解出来的技术成功，建议考虑以商业秘密的方式进行保护，以换取更长期的技术成功红利期。

文、音频/佛山市新闻传媒中心记者 钟晴